I. KNOW HOW Y TECNOLOGÍA
Como tal, el término inglés know how no es utilizado por la legislación peruana. Han sido la doctrina y la práctica comercial las que han asumido una traducción literal al español significando “saber cómo.” En realidad, la expresión sintetiza la locución más completa de the know how to do it, esto es, “el saber cómo hacerlo”. En suma se trataría de conocimientos susceptibles de desarrollar una aplicación práctica. De esa manera ha resultado casi natural su clasificación dentro de un concepto más preciso de tecnología. En efecto, en el ámbito empresarial se considera que son lo mismo el contrato de transferencia de tecnología y el de transferencia de know how. Sin embargo, esto último variará según el concepto que se tenga de tecnología. Así, bajo una noción bastante amplia la UNCTAD sostiene que la tecnología consiste en bienes capitales y a veces bienes intermedios, de trabajo humano, usualmente calificado y a veces altamente calificado, de informaciones técnicas y comerciales.Por otro lado, el Código Internacional de Conducta sobre transferencia de tecnología de las Naciones Unidas adopta una definición más restrictiva, según la cual se entiende por tecnología los conocimientos sistemáticos relativos a la fabricación de un producto, a la aplicación de un procedimiento o a la prestación de un servicio, precisándose que la noción de tecnología no incluye los bienes materiales. Por las razones que se evidenciarán a lo largo del presente trabajo, creemos que la noción que más se ajusta a la tipología comercial es esta última; es decir, aquella que asocia la tecnología con los conocimientos prácticos.
II. DEFINICIÓN DE KNOW HOW
El estudio del tema no está exento de debates, sobre todo cuando se pretende llegar a una definición acabada de lo que en estricto consisten los conocimientos objeto del know how en sí. En este sentido, destacan la riqueza de propuestas surgidas desde la doctrina y el derecho comparado. Según la Cámara de Comercio Internacional el know how consiste en la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto. Desde una perspectiva distinta, el alemán Stumpf es algo más exquisito al señalar que junto a los conocimientos técnicos cabe contemplar la inclusión de conocimientos comerciales y de economía de empresa cuya utilización le permite o llegado el caso, le hace posible al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y administración.
El artículo 10 define al know how como el conjunto de información técnica que es secreto, sustancial e identificado en cualquier forma apropiada. Para la OMPI el concepto abarca las informaciones, datos o conocimientos resultantes en la práctica, particularmente en la industria. En síntesis, la gran mayoría coincide en hacer referencia a conocimientos técnicos. Sin embargo, aun cuando estrechamente vinculados, no debe confundirse con la patente.
III. KNOW HOW Y PATENTE
El know how consiste en conocimientos no patentados, independientemente del hecho que sean o no patentables: si bien es cierto –aun cuando no en la mayoría de los casos– que un know how determinado puede cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial necesarios para la obtención de una patente, la modalidad de protección es, acaso, contrapuesta en su lógica. Efectivamente, la patente una vez concedida implica su inscripción en un registro al que tienen acceso el público, particularmente los competidores quienes tendrán conocimiento de lo que en estricto y con detalle consista la invención protegida. Adicionalmente, la patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. Dicha tutela está limitada a un periodo de 20 años, vencidos los cuales, dicha invención ya no es no sólo de conocimiento sino de dominio público. Y lo que es más significativo, siendo accesible la información de la patente a la competencia, ésta puede patentar una mejora calificada del invento. El titular del know how prefiere, en cambio, una situación intra muros en la que su técnica permanezca al margen de los demás; es decir, que no pueda ser accedida libremente por terceros. Se teme al aprovechamiento de los competidores, al plagio o piratería. De esta manera es válida la opción por la que los avances tecnológicos se mantengan reservados en una confidencialidad de hecho a su titular.
IV. EL SECRETO COMO RASGO USUAL DEL KNOW HOW
En doctrina se discute sobre los elementos típicos de los contratos que transfieren o licencian know how. Sin duda, un aspecto crítico es el referido al rol que desempeña el secreto como rasgo característico del know how. Para Stumpf el know how es un saber no protegido por los derechos de tutela industriales en el que no es condición necesaria la existencia de un secreto. En Italia hay quienes sostienen que no es un elemento necesario, sino un componente usual de la noción de know how afirmando a la vez que es injusta la interpretación limitativa debido a la ausencia de una definición y una disciplina normativa precisa, por lo que podría darse la existencia de un know how no secreto. En España, por el contrario, Gómez Cegade identifica el know how con el secreto industrial, término este último que habría sido reemplazado por influencia anglosajona por el de know how. En este aspecto, creemos que sería una equivocación asumir posturas generalizantes debido a que en la práctica no se presenta una homogeneidad de formas, por lo que estimamos necesario examinar el contenido de los contratos caso por caso. Al mismo tiempo, mucho dependerá de la idea que se tenga del secreto como rasgo típico, puesto que de hecho pueden presentarse distintas interpretaciones tanto restrictivas como extensivas. Lo que sí debemos ser conscientes al estudiar al know how es que no podemos reducirlo a un simple contrato de disposición de secretos industriales: en dicho contrato son cada vez más recurrentes los aspectos relativos a la obligación de enseñanza e instrucción por parte del transferente o licenciante, así como la regulación de la competencia entre las partes.
V. EL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Asumiendo como hipótesis que el secreto es un elemento usual del know how, analizaremos su regulación en el derecho nacional. En tal sentido, la Ley de Propiedad Industrial en su título VIII contiene doce artículos referidos al secreto industrial. En línea de principios la ley protege a aquellos que tengan lícitamente el control de un secreto industrial. La tutela es contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio. En mayor o menor medida, se ha tratado de identificar esta normativa con aquella que debiera tutelar al know how secreto. Particularmente, la ley protege al secreto industrial siempre que se cumplan tres condiciones:
- Que la información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni sea fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate.
- La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y
- La persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta.
Adicionalmente, se precisa que no es secreto industrial aquella información que sea de dominio público, añadiéndose además un requisito de originalidad, exigiéndose que el secreto no sea evidente para un técnico de la materia.
Así descritas las características del secreto industrial, conviene precisar que la norma adolecería de cierta imprecisión en cuanto al grado de desconocimiento que pudieran tener los competidores respecto del mismo. La exigencia de que la información sea secreta en su conjunto o en la composición precisa de sus elementos podría llevarnos al extremo de pensar que sólo sería secreto industrial –esto es amparado por la Ley de Propiedad Industrial– aquel en el que cada uno de los factores o componentes individuales del know how sean totalmente desconocidos por los círculos interesados. Del mismo modo, convendría precisar en la norma que no es necesario que la única persona que pueda disponer de dicha información sea el titular transferente o licenciante en cuestión, sino que puedan haber otros sujetos que también la puedan negociar por haberla desarrollado independientemente. Esto es, debiera reconocerse que pueden haber alternativamente varias fuentes que pueden proveer legítimamente el secreto industrial. Por ello creemos útil la precisión de significado tal como lo hace el reglamento 240/96 de la Unión Europea a efectos de evitar la rigidez de conceptos y proteger adecuadamente la experiencia empresarial de un sector determinado.
Por otro lado, resulta discutible sostener en línea de principios que el valor comercial del know how sea atribuible al simple hecho de que sea secreto, tal como lo señala la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 116 b). Creemos por el contrario, que los conocimientos técnicos adquieren un valor por su carácter utilitario o funcional en la economía de una empresa haciéndola capaz de mejorar o conservar su posición frente a los demás. Que su valor se vea reforzado por el hecho de que el know how sea desconocido por la competencia no significa que el secreto en sí determine el valor sino que contribuye en determinar la ventaja competitiva de las empresas. En esta misma línea debe entenderse el requisito de sustancialidad exigido en Europa al establecerse que el know how incluye información que debe ser útil, esto es, que pueda razonablemente esperarse que a la fecha del contrato (entiéndase contrato por el que se transfiere o licencia el know how) sea capaz de mejorar la posición competitiva del licenciatario, por ejemplo ayudándolo a operar en un nuevo mercado o dándole una ventaja en la competencia con otros fabricantes o proveedores de servicios quienes no tienen acceso al know how licenciado u otro comparable.
VI. TUTELA DEL SECRETO EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE KNOW HOW
En uso de su autonomía privada, el titular de un know how puede valerse de distintos mecanismos jurídicos a efectos de obtener beneficios económicos. Así, si hablamos de una empresa extranjera poseedora de un know how especializado con interés de invertir en el Perú, bien podría decidir ingresar al mercado peruano directamente vía la constitución de una subsidiaria o una sucursal, en cuyo caso no habrán mayores riesgos ni problemas respecto de la protección de su conocimiento tecnológico, dado que será la misma empresa la que guardará y tutelará la confidencialidad de dicha información: seguirá intra muros.
Sin embargo, por diversas razones –principalmente los costos para cumplir los objetivos de crecimiento corporativo–la empresa extranjera podría no desear explotar el know how directamente por sí misma sino transferirlo o licenciarlo a una empresa local. En el primer supuesto estaríamos ante un contrato de transferencia de tecnología; esto es, cesión definitiva del know how, mientras que en el segundo se trataría de un contrato de licencia en el que se adquiere el derecho de usar el know how por un cierto plazo o para una cierta finalidad. En ambos casos, el riesgo de que la información estratégica sea divulgada y accesible a terceros resulta indudable, inclusive para el adquirente.
El peligro antes señalado se presenta incluso desde la etapa anterior a la celebración del contrato. No hay duda que el futuro adquirente o licenciatario querrá estar seguro, convencido e informado previamente de los conocimientos a recibir y por los que pagará una regalía o precio determinado. Sin embargo, en su propósito de persuadir a la otra parte y asegurar la firma del contrato, el titular del know how no deberá demostrar demasiado dicha información, ya que de hacerlo en exceso, el contrato perdería todo interés para la contraparte, quien habiendo tenido acceso al know how en esta etapa de tratativas, podría ya aplicarlo por sí solo sin necesidad de concluir el contrato. Por esta razón como mecanismo de protección del titular del know how, es recomendable describir la información de una manera suficiente que determine la extensión de los conocimientos a transmitir, cuidando en no descifrar en detalle al futuro licenciatario o adquirente toda la información que será materia de comunicación. Alternativa o conjuntamente podrá pensarse en el empleo de las llamadas cartas de intensión o memorandum of understanding obligando a las partes a un deber de confidencialidad, así como el recurso a los contratos preparatorios regulados por el Código Civil.
En lo que a la licencia de know how se refiere, la ley señala que el usuario autorizado –entiéndase licenciatario– tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le autorizó el uso de dicho secreto. La regulación es opuesta a la de la transferencia o cesión del know how, lo que encuentra lógica debido a la naturaleza temporal y no definitiva del derecho del licenciatario. No obstante esto, el hecho de que la obligación de no divulgar el secreto industrial constituya un mandato nacido de la ley no libera –para efectos prácticos y en salvaguarda efectiva del secreto– al licenciante ni licenciatario de establecer con precisión cuáles aspectos sean strictu sensu secreto industrial y, por lo tanto, sujetos a confidencialidad. Esto cobra mayor relevancia cuando se evalúe contractualmente el grado de precaución y diligencia que deba exigírsele al licenciatario cuando por necesidad operativa tenga que comunicar a sus trabajadores el secreto a él transmitido. Será de suma importancia que se establezca con claridad que tal información les es dada a los dependientes bajo vínculo de confidencialidad y sólo en la medida necesaria para cumplir con sus funciones. Llama sí la atención que la norma se haya concentrado únicamente en la obligación de confidencialidad por parte del usuario autorizado sin hacer referencia a la actitud que pueda tener el licenciante frente a la posibilidad de conceder una nueva licencia a un tercero y, por ende, divulgar la información a un competidor del primer licenciatario poniendo en riesgo el éxito económico de la operación.
De lo anterior se deduce que será de suma importancia incorporar en el contrato respectivo determinadas cláusulas adicionales que –entre otras cosas– regulen los aspectos críticos que puedan afectar la confidencialidad de la información. Una de éstas deberá tener en cuenta el problema de la competencia que pueda surgir entre las partes. En este sentido, deberá evaluarse la legalidad de los acuerdos que puedan establecer un régimen de, por ejemplo, licencias exclusivas en las que el licenciante asuma la obligación de no otorgar a terceros licencias sobre la misma tecnología dentro del territorio del licenciatario, o en las que ni el propio licenciante pueda explotar el know how en el mismo territorio del licenciatario, así como aquellas que prohíban al licenciatario sublicenciar a favor de terceros, etc.
La obligación a cargo del licenciatario de no divulgar el secreto en el que consista el know how estaría, en principio, naturalmente ligada al plazo de vigencia establecido para el contrato en su conjunto. De allí que, vencido el término de duración del acuerdo, sería normal que cese también la obligación de no divulgar la información. Sin embargo, se puede observar que tal alternativa tendría efectos antieconómicos, al menos para el titular originario, dado que aceptar ello implicaría poner a disposición del licenciatario y de cualquier tercero los conocimientos técnicos que tanto le había costado mantener en confidencia. Equivaldría a, en otras palabras, desprenderse definitivamente de su secreto industrial más allá de los límites temporales de la licencia, una cláusula que desincentivaría la celebración de los contratos de licencia de por sí.
Por otro lado, una cláusula que prohíba el uso del know how al licenciatario una vez vencido el plazo de la licencia encontraría importantes dificultades prácticas. Si bien es cierto se puede exigir al licenciatario la devolución de toda la documentación técnica comunicada, esto no garantiza que de allí en adelante el licenciatario se olvide para siempre de los conocimientos e información transmitida y usada durante la vigencia del contrato. Además, exigir la abstención de fabricar los productos empleando la tecnología licenciada resultaría una hipótesis poco atractiva para una empresa que con el correr del tiempo se encontrará frente a una maquinaria estancada al no ser más utilizable la tecnología para la fabricación del producto en cuestión. A este punto, podría pensarse en una cláusula complementaria que beneficie mutuamente a ambas partes e incentive al licenciatario a efectuar mejoras sucesivas de la tecnología comunicada que podrían ser compartidas con el licenciante. En todo caso, es conveniente a los intereses de este último que se lleve un control detallado de la producción y de los contratos que vaya realizando el licenciatario en relación a los productos que utilizaron el know how, principalmente en la etapa final de la licencia a efectos de evitar excesos por parte del licenciatario.
Del mismo modo, es importante que el contrato contemple la situación del licenciatario en relación al pago de regalías o contraprestación por el uso del know how ante la eventualidad que éste caiga en dominio público durante la vigencia del acuerdo. Semejante situación se presentó en el caso Rich Products Corporation vs Jus-Rol Limited ante la Comisión de la Unión Europea que admitió la validez de la cláusula según la cual el licenciatario debía pagar los royalties durante la vigencia del contrato independientemente del hecho que en tal período el know how deviniese en conocimiento público, afirmando a la vez que tal estipulación no podía ser considerada restrictiva de la competencia. En el fondo, lo que se persigue es que las partes decidan libremente sobre las eventuales consecuencias financieras de la licencia o transferencia de tecnología anticipando los riesgos que puedan presentarse. Por ello es que la actual regulación europea incluye dentro de la lista blanca de acuerdos permitidos este tipo de cláusulas calificándolas como generalmente no restrictivas de la competencia. Igualmente, en una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos se admitió la validez del pago de regalías por el uso de un diseño, no obstante éste había devenido en público dominio.
Adicionalmente, podría incluirse en el contrato mecanismos de protección ante los supuestos de infracción o incumplimiento de las obligaciones atinentes al secreto de la información. En tal propósito, podrían incorporarse cláusulas disuasivas como la cláusula penal que contemple la indemnización del daño ulterior, con la ventaja de que –en principio– la penalidad acordada es exigible sin necesidad de probar los daños y perjuicios sufridos. Por último, debe tenerse en cuenta que el presente trabajo desarrolla únicamente los mecanismos contractuales de protección del secreto en los contratos de licencia y transferencia de know how. Sin embargo, no debe descartarse la posible aplicación de las distintas disposiciones que ofrecen otras áreas del derecho, tales como la ley penal, así como las normas que regulan la represión de la competencia desleal, etc.
